ライセンス契約書

ライセンス契約書とは

ライセンスの提供側が持っている意匠や著作権などの権利を、ライセンス受け取り側に提供する契約であるライセンス契約。この契約を締結する際には、独占か非独占か、発明の取り扱い、契約の範囲や契約の期限、各種費用などの項目を定めることをおすすめします。そこで作られる契約書がライセンス契約書です。ライセンス契約書をきっちり締結しておけば、契約時と契約後のトラブル回避につながるほか、トラブルが起きた際にも穏便に解決できます。下記では、ライセンス契約書とライセンス契約について解説するとともに、記載すべき事項やその雛形などを紹介します。

ライセンス契約とライセンス契約書の解説

ライセンス契約は、ライセンス提供側が所有する特許や意匠、著作権、実用新案、商標などの知的財産やノウハウ等について、これを他社に使用させる契約をいいます。ライセンスを提供する個人または法人を「ライセンサー」といい、ライセンスを受け取る者を「ライセンシー」と呼びます。ライセンス契約では、ライセンスの対象からはじまり、利用の形態、独占か否か、ライセンス契約の期間、ライセンス金額などの条項を定める必要があります。

ライセンス契約が必要な事例として下記のようなパターンがあります。

• 他社の開発した技術を用いて、自社製品の開発を行う場合
• 他社のブランドを用いて、自社製品を製造・販売する場合
• 他社が有すキャラクターを使い、自社製品の開発・販売を行う場合
• 著作権を持つ他社の作品を映画化する場合

例えば、その時に流行ったキャラクター・タレントなどを使って新商品に使うなどと、ライセンス契約は企業活動に広く用いられる契約であり、技術開発を主としている会社にとってライセンス契約がビジネスの全てという場合もあります。ライセンスのみを販売する会社もあるくらいです。頻繁に行われ頻繁に紛争になっている契約類型でもあるため、ライセンス契約は慎重に行う必要があるのです。

当事者との紛争にならなくても、上場やM&Aの審査で問題となったり、自社以外の企業が容易に使用できるようになってしまったりといった問題が起こっています。

重要なライセンスを他社に使用させる場合、ただの口約束では悪用された場合、大きな損害を被ることになります。こうした事態にならないように、ライセンス契約の重要な定めを記載した書類としてライセンス契約書があります。

ライセンス契約書の記載事項とリーガルチェックの修正ポイント

ライセンス契約書には複数の記載事項があります。下記では記載事項と主に修正されるポイントを解説します。

定義

定義には、本件製品における定義、特許・技術における定義、技術情報・秘密情報における定義・ロイヤリティの算定における定義の4つがあります。

本件製品における定義

製品と特許権における関係が規定されます。ライセンス対象となるモノに対して、技術範囲はどこまで及ぶのかを記載し、該当するものが本件製品となる旨を記載しましょう。

特許・技術における定義

特許番号や出願日、出願国に関しての記載を行います。発明を特定する際は、分割や変更等における属否について注意しましょう。

技術情報・秘密情報における定義

技術情報とは、製品の技術知識やノウハウ、資料などであり、これらを総称して技術情報という旨があります。他方で秘密情報とは、他の関係者から提供ないしは開示を求められたものであり、秘密である旨があるものは秘密情報となります。

「技術や秘密」における双方の認識の不一致を避けるために記載します。技術情報は別紙で詳しく定め、秘密情報は外延を明確化することが肝要です。

ロイヤリティの算定における定義

実施料の算定割合を記載します。その際に、控除費用はどのようなものがあるかも必ず記載します。

算定に当たりその根拠となるものが必須です。根拠とともに控除費用を明確にすること意見の相違を防ぐことができます。

独占か非独占か

ライセンシーがその知的財産等を独占的に利用することができるのか否かです。

実施許諾

ライセンス契約を実施するに当たり、実施権の許可や期間、第三者へ移転してはならない点などが記載されています。なお実施権において、許諾地域も明確に指定することができ、製造や販売はもちろん、輸入や輸出に関しても当該地域でしか行えないこととなります。

ここではより具体的な実施許諾を行うため、冒頭で触れた独占的か否か、再実施許諾を認めるか否か、独占的となる場合の期間と条件など詳細な項目まで指定します。実施許諾の記述が不十分であると、後々のトラブルの原因となります。

技術援助

ライセンサーが提供する技術に関して、いつまでに開示するのか、場所はどこで行うのか、技術指導は行うのかなどの項目を記載します。

ライセンスを供与してもそれだけで有効な使い方が可能かと言えば、そうではありません。

情報提供とあわせて技術援助を行う事項を記載しておく必要があるでしょう。

対価及び支払い方法

ライセンス契約における実施料や一時金についての記載です。支払い方法をはじめ、支払期限や控除対象などの記載もここにします。

なお、一時金が不要の場合もあり、その他継続的実施料における算定根拠や最低実施料などの記載を行うと、トラブルの可能性が減るでしょう。

対価不返還

本契約で支払われた費用のうち、明らかな誤計算の場合を除き返還しない旨が書かれています。特許無効となった場合の返還義務の有無として賛否分かれる問題で、無効なるまでは利益を享受していたため返済義務はないとする意見がポピュラーです。

実施報告

ライセンシーはライセンサーに対し、当該期間に製品が売れた数量や販売額、控除すべき項目などを記した報告書を提出する記載があります。

報告すべき期間や提出項目、定義などを定めます。注意点として、販売実績がない場合であっても提出義務があることです。

帳簿の保管及び監査

本契約において、一定期間の会計帳簿やその他の書類の保管等に関する事項が記されています。一般的には契約終了後５年間とされる場合が多く、ライセンサーが閲覧を希望した場合は、許可する必要があります。

なお、保管期間は各自定めることができ、帳簿閲覧時間は営業時間中とすることも可能です。

特許権の維持

契約期間中、双方は特許権の維持に最大限努力する旨が記されています。

特許権の維持には、ライセンサーのみならずライセンシーの協力も不可欠であり、あらかじめ記載していることがあります。権利維持は努力義務である一方で、第三者と係争可能性がある場合は、ライセンサーが機動性を持って対処することが望ましいでしょう。

実施義務

契約期間中におけるライセンシーは、開発に最大限努力し、正当な理由なく怠ってはならない事項があります。なお、ライセンシーが正当な理由なく実施しない場合、通常実施権を放棄したものとする規定を設けましょう。特徴は、努力義務であるケースもある反面、独占性などの放棄と判断する規定がある点でしょう。ただし、その程度については、実際の業務によりさまざまなケースがあります。

不争条項

ライセンシーは、特許権の有効性を直接的・間接的に争ってはならず、争った場合はライセンサーは本契約を直ちに解除できる旨があります。なお、特許の判定や先使用権の主張などにおいては、特許自体の効力によるものではないとされるため、該当しないとされます。

表示

ライセンス契約における表示に関する項目です。合意の上でライセンス契約である旨を商品やサービスに記載したり、特許出願中の表示を行うように務めるといった記載があります。なお、表示において第三者の権利を侵害したり、問題が起きた際はライセンサーは一切責任を負わない旨が記されることも多い印象です。

特許表示に関する項目とライセンス契約に関する項目とがあり、努力義務とするものや義務とするものなど様々なケースがあります。

有効期限

契約を結ぶ際、契約年数を定めます。ただし、満了日の一定期間前より一方から通知がない場合は、自動的に更新される記載が一般的です。なお、期間が終了しても、一部の規定（秘密保持契約など）は残るものとし、これを遵守する必要があります。期間の終了・更新に関しては、上記のように一定期間前に通知がなければ自動更新する場合や一定期間で失効させる場合、自動ではないが原則延長させる場合など様々です。

秘密保持

契約の中で知り得た秘密情報を、相手方の許可なく自ら使用したり第三者に漏らしてはならない旨が書かれています。また契約終了後であっても、一定の期間は秘密情報を漏らしてはなりません。

秘密保持契約は特に重要な事項であり、契約終了後数年は続く旨が書かれている他、拡大解釈がないように、適用除外項目を列挙しているケースも多々あります。

第三者に対する侵害

ライセンサーは、ライセンシーの開発によって第三者の権利を侵害することとなった場合でも責任を一切負わない旨があります。この記載については、一般的には責任を負わないというケースが多いものの、共同で開発している場合などでは間接侵害や共同侵害に当たる可能性もあるとして協議の必要性があるという考えもあります。

第三者による侵害

第三者からの侵害行為または侵害可能性のある行為を発見した場合は、双方が通知する必要があります。この場合、法的手段による和解や紛争解決を希望するとき、ライセンシーがその費用を負担し、双方が協力して問題解決に取り組む旨もあります。

ライセンシーが事業を行うため、ライセンシーが全責任を負うという考えが一般的ではあるものの、ライセンシーに差止め請求権は認められていません。そのため、ライセンシーがライセンサーに対して権利行使を求めることは合理的と考える見方もあります。

発明の不保証

開発において、その内容が拒絶・無効になる可能性を保証しないことを記載しており、また第三者の権利によって制限される可能性があることも記載されています。その際の責任も負わないとされています。特許出願中の段階は法的にも不安的な状態であり、その際の負担をライセンサーに負わせないことを明記することが多い印象です。

製造物責任

製品の瑕疵などにより責任を追求された場合、ライセンス提供側であるライセンサーは責任を負う必要がない旨を書くことが多い印象です。その上でライセンスを受ける側は、自らの判断と費用で問題解決を行う必要があります。なお、ライセンサーに責任追及が及んだ場合、ライセンサーに一切責任を負わせないことを前提に双方で協力して問題解決に取り組むものとされています。この場合の費用負担は当然、ライセンスを受ける側になります。

関連発明及び改良技術

契約により知り得た情報をもとに、改良して新たな開発を行う場合は、速やかに相手方に通知する必要があります。これをしなければ、類似品を出し放題となっていまいます。なお、この際の発明または権利の帰属に関しては、予め定めておくことが無難ですが、追って、双方で協議するということもまれにあります。

また契約に関連する企業の従業員が独自に開発を行って特許出願する場合、事前に相手方に説明する必要があります。

その他、A社の従業員とB社の従業員が共同で開発を行う場合、特許出願名義人と費用負担に関して協議する必要があります。

このような商品改良において通知義務が必要なケースは多々ありますが、それによりライセンスバックを義務とする規定は独占禁止法違反となり問題とされています。

解約・解除

本契約を結んだ者あるは他の当事者が、本契約で定められた義務を履行しない場合、書面で30日間の期間を設定した上で催促し、それでも事態が変わらない場合は書面での通知により契約を解約する旨が記されています。なお、この場合の損害に関しても、相手方に請求できるとされています。契約解除に関しても、催促の必要性および期間が書かれていることが多い印象です。

譲渡等の禁止

本契約で得られる権利や権利の第三者への移転、合併による事業の譲渡などについて、事前に相手の同意が必要な旨が書かれています。譲渡のみならず、合併についても適用されるよう定めることもあります。

損害賠償

本契約を違反することで生じた損害に対して、本契約で別に定める場合を除いて賠償する義務を負う旨が記載されています。具体的な内容を書くことは少なく、確認的に記載されていることが多い印象です。

裁判管轄

双方で問題が発生した場合に、どこの裁判所で裁判を行うかの旨を記します。一般的にライセンサーの最寄りの裁判所で行いますが、地理的な問題や裁判内容の観点から事前にどの裁判所で行うのかを明記することがあります。

存続条項

こちらの契約が終了しても、内容によっては定めが有効化する旨が書かれています。なお、契約に有効期限の存続が記されている場合は、その有効期限に準ずる旨も書かれています。主に秘密保持や債権の譲渡禁止の内容について記されています。

完全合意

この契約がライセンスに関する完全な合意であるとともに、契約以前に交わした合意や了解はこの契約に代わる旨が書かれています。他の契約が先行的に締結されているケースがあることから、この契約が優先的に適用される記載が多い印象です。

協議

契約書に定めのない事項や契約書の解釈のズレなどによってトラブルが発生した場合は、双方が誠意を持って協議する旨が書かれています。信義則に基づいた記載が多く見られます。

その他

上記で記した以外にも、各々で明記すべき内容がある場合はこちらに記載します。